Государственная регистрация товарных знаков

Вопросы правовой охраны товарных знаков

Правовая охрана товарных знаков осуществляется на основании их регистрации. Право на товарный знак подтверждается свидетельством, кото­рое удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в от­ношении товаров, указанных в свидетельстве.

Для получения свидетельства на товарный знак заявитель или его представитель направляет в национальное, региональное патентное ведомство или в Международное бюро ВОИС заявку на регистрацию товар­ного знака. Требования к заявке на выдачу свидетельства на товарный знак прямо устанавливаются в законодательстве. В соответ­ствии со ст. 1492 ГК РФ для го­сударственной регистрации знака необходимо предоставить в патентное ведомство:

- заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

- заявляемое обозначение;

- перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

- описание заявляемого обозначения;

- документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере;

- устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.

Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак, устанавливаются Роспатентом в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Заявитель может воспользоваться преимуществами шестимесячного конвенционного или выставочного приоритета (ст. 4 и 11 Парижской конвенции, ст. 1495 ГК РФ), если он укажет соответствующие основания.

В качестве заявляемого обозначения представляется его качественная фотография, типографский оттиск или распечатка компьютерной графики в цвете или цветовом сочетании.

При включении в товарный знак относительно неохраняемых обозначений к заявке прилагаются документальные подтверждения правомерности использования таких обозначений.

Несмотря на то, что в ряде стран используется явочная система ре­гистрации товарных знаков, большинство стран отдает предпочтение про­верочной системе выдачи охранного свидетельства, т. е. проведению экспертизы товарного знака, включающую формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Сингапурский договор определяет способ подачи, а также форму, в которой принимаются документы – на бумаге, в электронной или иной форме (п. 1 ст. 8). Ни в ГК РФ, ни в Проекте изменений в раздел VII ГК РФ, электронного документооборота не предусмотрено.

На стадии предварительной или формальной экспертизы (ст. 1498 ГК РФ) проверяется содержание заявки на выдачу свидетельства на товарный знак. По резуль­татам такой экспертизы Роспатент выносит решение о принятии заявки к дальнейшему рассмотрению или об отказе в таком рассмотрении. Срок проведения формальной экспертизы равен одному месяцу.

При соответствии материалов установленным требованиям заявленное обозначение подвергается экспертизе по существу, в основе которой лежит следующий принцип: охранное свидетельство выдается на товарный знак, который обладает раз­личительной особенностью, и в его доминирующей части отсутствуют абсолютно и относительно неохраноспособные обозначения.

Различительная особенность товарного знака часто понимается как его новизна. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к этому соглашению используют представление о новизне товарного знака, в частности, в ст. З^teг установлено, что «Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну по фонду междуна­родных знаков».

Проверка на новизну заявленного товарного знака, т.е. на отсутствие тождественности и сходства с другими обозначениями, является самой сложной в экспертизе по существу и обычно включает следующие этапы:

- поиск тождественных и сходных обозначений;

- определение степени сходства заявленного обозначения и обозначе­ний, выявленных при проведении поиска;

- определение однородности заявленных товаров с товарами, в отношении которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождествен­ные или сходные товарные знаки (обозначения).

Поиск на тождество и сходство производится также среди товарных знаков:

- зарегистрированных в стране ранее даты приоритета товарного зна­ка, в отношении которого проводится экспертиза, и обозначений, заявленных на регистрацию в стране с более ранней датой приоритета на имя другого лица в отношении однородных товаров;

- охраняемых в стране на основании их международной регистрации в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом;

- признанных в стране общеизвестными в соответствии со ст. 6^bls Парижской конвенции.

Поиск проводится также по фонду промышленных образцов, относя­щихся к товарам того же вида. Во время экспертизы по существу проверя­ется сходство словесных, изобразительных, объемных и комбинированных обозначений.

На основании экспертизы по существу принимается решение об отка­зе в регистрации товарного знака либо о его регистрации в Государствен­ном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее Реестр). Проект изменений в раздел VII ГК РФ, дополняет данное положение ч. 2 ст. 1499 следующим абзацем: «в соответствие с международными договорами по результатам экспертизы товарного знака Роспатент принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации». В Реестр вносятся сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. После регистрации товарного знака в Реестре патентное ведомство выдает свидетельство на товарный знак, содер­жащее его изображение.

Роспатент осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Реестре в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него. Размер пошлин определяется Правительством РФ. На сегодняшний день пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства составляет 12 000 рублей.

Законодательство предоставляет заявителю возможность обжаловать решение патентного ведомства при отказе зарегистрировать заявленный товарный знак в палату по патентным спорам (п. 1 ст. 1500 ГК РФ). Проект изменений в раздел VII ГК РФ, предлагает заменить палату по патентным спорам на Роспатент и к оспариваемым решениям об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной включить оспаривание решений по товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Правообладатель товарного знака для опове­щения о своем праве может размещать рядом с товарным знаком преду­предительную маркировку в виде латинской буквы «R» или этой буквы в окружности ®, либо слов «товарный знак» или «зарегистрированный то­варный знак», указывающую, что обозначение является зарегистрирован­ным товарным знаком. Предупредительная маркировка предусмотрена ст. 1485 ГК РФ. Наличие или от­сутствие знака оповещения не имеет никакого отношения к наличию прав. Следовательно, при отсутствии оповещения товарный знак может быть за­регистрированным, а наличие оповещения не всегда означает регистра­цию знака. В ряде стран в качестве предупредительной маркировки используется обозначение «ТМ» – Trademark.

В большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации (ст. 1491 ГК РФ), исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство. Срок действия исклю­чительного права может быть продлен на 10 лет по заявлению правообла­дателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Эта норма соответствует ст. 13(5) Сингапурского договора, которая устанавливает, что «Срок действия первоначальной регистрации составляет десять лет и может быть продлен на последующие десятилетние периоды». Продление срока действия исключительного права возможно неограниченное число раз. Эта норма соответствует ч. 2 ст. 18 Соглашения ТРИПС, которая уста­навливает, что «регистрация товарного знака может продлеваться неогра­ниченное число раз». Следовательно, международные нормы не ограничи­вают количество продлений установленного срока охраны, поэтому действие регистрации товарного знака может быть бессрочным. Таким сроком действия исключительных прав не обладают иные объекты интеллектуальной собственности, за исключением инвестиционных баз данных.

В соответствии с ч. 2 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Исключительное право на товарный знак прекращается на основании:

- истечения срока действия исключительного права;

- отказа правообладателя от права на товарный знак;

- ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

- использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками качества или иными общими характеристи­ками;

- неиспользования товарного знака;

- признания регистрации недействительной.

Действие регистрации товарного знака может быть прекращено дос­рочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием то­варного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. В соответствии с ч. 1 ст. 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой ох­раны товарного знака вследствие его неиспользования может подаваться в палату по патентным спорам патентного ведомства по истечении ука­занных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товар­ный знак не использовался. Проект изменений в раздел VII ГК РФ, предлагает данное решение принимать не палате по патентным спорам, а суду.

В соответствии с ч. 2 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, в частности форс-мажорным.

Правообладатель обязан уведомлять Роспатент о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа. Записи об изменениях, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины (ст. 1505 ГК РФ).

Исправлением очевидных и технических ошибок в Реестре и свидетельстве на товарный знак Роспатент занимается самостоятельно ипо собственной инициативе с обязательным уведомлением правообладателя. Проект изменений в раздел VII ГК РФ, предлагает данный пункт ГК РФ привести в соответствие со ст. 12(5) Сингапурского договора и дополнить норму: «по собственной инициативе или по просьбе любого лица». В Сингапурском договоре есть еще уточнение об отсутствии взимания пошлин за внесение данных изменений. Российские нормы этого уточнения не производят.

Регистрация товарного знака прекращается по нескольким основаниям:

- в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

- на основании принятого решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (ч. 3 ст. 1511 ГК РФ);

- на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);

- на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя (правообладателей). Проект изменений в раздел VII ГК РФ, предлагает заменить понятие «прекращение юридического лица» на «ликвидацию», тем самым исправив понятийное несоответствие со ст. 61 с части первой ГК РФ, где прекращение юридического лица определено как ликвидация.

- в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;

- на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Заявление о признании регистрации товарного знака недействительной подается в Палату по патентным спорам Роспатента, которая рассматривает возражения в соответствии с установленным по­рядком. Решение выносит Роспатент, которое может быть обжаловано в суде.

В соответствии со ст. 6^bis(3) Парижской конвенции в отношении общеизвестных товарных знаков «срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещения применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно». По мнению Г. Боденхаузена, «недобросовестность имеет место, если лицо, регистрирующее или использующее знак, способный вызвать смешение, знает общеизвестный знак и имеет намерение воспользоваться данным смешением общеизвестного знака с тем знаком, который оно регистрирует или использует».

Регистрация товарного знака аннулируется патентным ведомством в связи с прекращением ее действия или признанием ее недействительной. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на товарный знак.

В законодательстве не устанавливается, с какого момента прекращается действие регистрации и соответствующего исключительного права: с момента регистрации товарного знака или с момента признания регистрации недействительной. Из прямого смысла законодательства можно заключить, что речь должна идти об аннулировании с мо­мента регистрации товарного знака. Однако такой простой вывод ведет к ряду противоречий.

Признание регистрации недействительной и ее аннулирование с момента регистрации товарного знака влечет последствия ретроактивного характера. Как уже отмечалось ранее, такие положения законодательства противоречат одному из конституционных принципов – «закон не имеет обратной силы». Другими словами, аннулирование регистрации товарного знака с момента регистрации не должно применяться.

Для соответствия конституционным принципам регистрация должна прекращать свое действие с момента признания ее недействительной, а не с момента регистрации товарного знака и внесения соответствующих сведе­ний в Государственный реестр.