Относительные основания для отказа в регистрации знака

В соответствии с законом относительными основаниями для отказа в регистрации является отсутствие у обозначения новизны и наличие имущественных и/или личных неимущественных прав на подобные обозначения у третьих лиц.

К главным критериям охраноспособности наряду с различительными способностями знака относится его новизна, что связано с основным назначением знака — индивидуализировать товар и выделять его из массы подобных, производимых другими лицами. Новизна товарного знака обладает рядом особенностей по сравнению с новизной изобретений и полезных моделей. Новизна знака означает, что среди обозначений, известных на дату установления приоритета, отсутствуют не только идентичные, тождественные, полностью совпадающие с ним, но также и подобные, сходные обозначения, то есть совпадающие с ним лишь частично, но способные вызвать у потребителя путаницу с заявляемым обозначением.

Наличие в торговом обороте полностью совпадающего обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Намного труднее поддается оценке новизна, если в обороте имеется лишь сходное обозначение, не совпадающее полностью с заявляемым. Основным принципом, из которого исходят законодательство и практика, служит недопустимость смешения знаков и введение тем самым в заблуждение потребителей. В соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, разработанными Патентным ведомством для словесных, изобразительных, объемных и комбинированных обозначений, признаки тождества и сходства до степени смешения могут быть определены следующим образом.

Для словесных обозначений устанавливаются следующие признаки.

1. Звуковое (фонетическое) сходство, а именно: тождество звучания обозначений (KRIS — CRISS); тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей (БЕЛОКОМ — BELOCON); сходство звучания начальных частей обозначения и тождество звучания конечных частей (КОМSТАR — КANSTAR); тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей (ALMONOPEN—ALMUNAPEN); тождество звучания средних частей обозначений и сходство звучания начальных и конечных частей (ARIBOLT — ORIBOLD); фонетическое вложение одного обозначения в другое (АЛЬФА — АЛЬФАБАНК).

В состав словесных обозначений могут входить как сильные (доминирующие) элементы, так и слабые (второстепенные). Доминирующие элементы должны быть оригинальными и удовлетворять требованиям охраноспособности. К слабым элементам относятся, в частности, неохраноспособные обозначения (например, SOFT, AUTO, MEDIA, ПЛЮС).

2. Графическое (визуальное) сходство, которое определяется на основании следующих признаков:

• общее зрительное впечатление;

• вид шрифта;

• графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

• расположение букв по отношению друг к другу;

• алфавит, буквами которого написано слово;

• цвет или цветовое сочетание.

Обычное написание обозначений усиливает их сходство, оригинальное написание — ослабляет. Однако оригинальное написание словесного обозначения может привести к утрате им словесного и приобретению изобразительного характера.

3. Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

• подобие заложенных в обозначение понятий, идей (например, РУССКИЙ ОФИС — РОССИЙСКИЙ ОФИС), совпадение значения обозначений в разных языках (НИКА — НИКЕ (богиня победы в древнегреческой мифологии));

• совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (например, CONTI —PAOLO CONTI);

• противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (например, НАШ ПОКОЙ — ВАШ ПОКОЙ).

Наличие либо, наоборот, отсутствие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, МАГ (волшебник) — МАК (цветок), КОМПАС (прибор) — КОНПАС (вымышленное слово)).

Если обозначение состоит из нескольких слов, то проверка проводится в отношении каждого из них и словосочетания или предложения в целом. При условии, что не все элементы обозначения являются охраноспособными, учитывается тождество и сходство только охраноспособных элементов. Однако совпадение неохраноспособных элементов может усилить сходство обозначений, и, наоборот, их различие может способствовать увеличению несходства обозначений.

Для изобразительных и объемных знаков сходство определяется на основании следующих признаков:

• внешняя форма;

• наличие или отсутствие симметрии;

• смысловое значение;

• вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.п.);

• сочетание цветов и тонов.

При определении сходства изобразительных и объемных знаков наиболее существенным является первое впечатление, получаемое от сравнения знаков, не учитывающее имеющиеся незначительные различия между обозначениями, заметные при их внимательном рассмотрении. При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, основное значение имеет тождество или сходство следующих элементов:

• доминирующих;

• тех, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);

• лучше всего запоминающихся потребителями (это, например, элементы, представляющие собой изображения конкретных (а не абстрактных) объектов, — симметричные элементы).

Для комбинированных обозначений проверка на тождество и сходство осуществляется в отношении всего обозначения в целом и составляющих его элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявляемом обозначении. При исследовании значимости словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано более крупными размерами элемента, его композиционным положением и цветовым фактором.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элемента, основным считаетсясловесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поэтому если при сравнении комбинированных обозначений установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то комбинированные обозначения считаются сходными до степени смешения. Аналогично, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения со словесным товарным знаком установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то комбинированное обозначение должно быть признано сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Степень важностиизобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Если изобразительный элемент имеет доминирующее значение, то при обнаружении тождества или сходства до степени смешения изобразительных элементов заявляемого обозначения и комбинированного товарного знака такие обозначения должны считаться схожими до степени смешения (несмотря на различие словесных элементов). Аналогично, если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение должно быть признано сходным до степени смешения с данным изобразительным знаком.

Однако следует учитывать, что комбинирование словесного и изобразительного элементов может ослабить сходство элементов (только словесных или только изобразительных).

Поскольку товарный знак — обозначение, с помощью которого маркируют определенный товар, то новизна знака существенно связана с видом этого товара. Новизна определяется только по отношению к определенному виду товаров и является, таким образом, ограниченной. В этой связи при сопоставлении знаков с целью выявления новизны учитывают лишь те из них, которые относятся к аналогичным товарам. В общем случае знаки, тождественные или сходные до степени смешения с рассматриваемыми, но используемые для маркировки товаров другого вида, не влияют на его новизну.

Понятие однородности товаров и услуг в законе не определено. Однако оно дается в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, разработанных Патентным ведомством. Согласно этим Рекомендациям под однородными следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление об их принадлежности к одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение (область и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации, круг потребителей (товары широкого потребления и производственно-технического назначения) и другие признаки.

В качестве инструмента для определения однородности товаров и услуг, установления границ поиска применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ). В МКТУ выделены 42 класса, первые 34 из которых относятся к товарам, а остальные 8 — к услугам. Основой МКТУ являются признаки однородности товаров и услуг, однако принадлежность товаров к одному классу не может служить основанием для признания товаров однородными. К одному и тому же классу порой относятся неоднородные товары (например, класс 9: программы для ЭВМ и огнетушители), и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам (например, мебель специальная лабораторная — кл. 9, мебель для медицинских целей — кл. 10). Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги (например, программы для ЭВМ (кл. 9 МКТУ) и составление программ для ЭВМ (кл. 42 МКТУ).

Особенность новизны товарного знака заключается также в том, что ему могут противопоставляться не любые тождественные или сходные до степени смешения обозначения, а только те из них, ранее зарегистрированные на имя другого лица на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков, регистрация которых действительна на момент проверки, либо заявленные на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, либо охраняемые на территории России без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации. Последнее положение относится к международным товарным знакам, получившим правовую охрану на территории России по процедуре Мадридского соглашения. Также имеются в виду «общеизвестные» товарные знаки, к которым обычно относят обозначения, известные широким слоям населения благодаря большому объему их использования и интенсивной рекламе (например, BMW, McDonald’s). Такие знаки охраняются в России без регистрации.

Как уже отмечалось, возможность регистрации знака зависит от наличия прав на аналогичное обозначение у третьих лиц, при этом такие права могут быть не связаны с правами на товарный знак. В соответствии с законом не регистрируются в качестве товарных знаков:

1. Известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, которые получили право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. Под фирменным наименованием подразумевается название юридического лица за исключением указания на его организационно-правовую форму (то есть слова «ЗАО», «ООО» и т.п. не входят в понятие «фирменное наименование»). Согласно п. 10 Положения о фирме право на фирменное наименование возникает с момента фактического начала его использования. Фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации предприятия.

В настоящее время отсутствует законодательное определение понятия «известное фирменное наименование». Поэтому на практике достаточно трудно доказать известность фирменного наименования, а следовательно, затруднено применение данного основания для отказа в регистрации знака, тождественного или схожего с фирменным наименованием, права на которые принадлежат иному лицу. Более того, даже при условии, что известность фирменного наименования доказана, отказать в регистрации знака можно только в том случае, если вид деятельности юридического лица с данным фирменным наименованием непосредственно связан с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация.

2. Промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам. Правоотношения, связанные с промышленными образцами, регулируются Патентным законом РФ. Под промышленным образцом понимается художественно-конструкторское решение, удовлетворяющее требованиям закона. Права на промышленный образец возникают в силу его регистрации, подтверждаются патентом и действуют в течение десяти лет (срок действия патента может быть продлен на пять лет).

3. Названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, имена их персонажей или цитаты из них, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

4. Фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры России (пример с рекламными щитами водки Ю.Яковлевым в роли царя из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», без согласия на то актера).

В первую очередь, следует установить, относится ли обозначение к объектам, являющимся достоянием истории и культуры России. Если обозначение относится не к российской, а например, относится к японской культуре, то на данном основании ему не может быть отказано в регистрации.

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст. 7

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, п. 14.4.2.1-14.4.2.4, п. 14.4.3 Патентный закон РФ, ст. 3, п. 3; ст. б, п. 1