Предлицензионные договоры

Если объект промышленной собственности прошел опытно-промышленное опробование и возможность его функционирования и его эффективность не вызывают сомнений, то продажа лицензии на этот объект обычно не вызывает затруднений. Однако чаще бывает так, что предлагаемый объект предполагаемому покупателю не известен, и ему не ясно, будет ли этот объект эффективен в конкретных производственных условиях. В этом случае покупатель рискует понести убытки. Чтобы свести риск к минимуму, заключаются предлицензионные договоры.

Начальный этап договорных отношений — это протокол о намерениях, в котором излагается информация о партнерах, их намерения относительно лицензируемого объекта и план дальнейших переговоров. Следующим этапом может быть договор о конфиденциальности. В нем указывается объем информации, передаваемой партнерами друг другу, и формулируются обязательства сторон о неразглашении сведений об этой информации.

Если потенциальный покупатель хочет до покупки лицензии проверить предполагаемый объект в собственном производстве, то стороны заключают опционный договор. Он предусматривает обязательства потенциального покупателя оплатить передачу объекта на испытания. Передающая сторона обязуется не разглашать сведения об этом объекте третьим лицам до заключения лицензионного договора и, в первую очередь, продать лицензию партнеру. При положительных результатах испытаний стороны обязуются заключить лицензионный договор.

Разновидность опционного договора — договор об оценке технологии. Он чаще всего заключается в случаях, когда разработчик не может сам довести предлагаемый к продаже объект до пригодного к коммерческому использованию состояния. По такому договору все необходимые действия для доработки объекта и затраты принимающая сторона берет на себя. Вознаграждение передающей стороне не выплачивается, оно будет предусмотрено лишь в лицензионном договоре. Услуги по оценке коммерческой применимости технологий часто принимают на себя посреднические фирмы.

Другой, часто встречающийся вариант опционного договора — это договор о сотрудничестве. Он заключается между разработчиком объекта промышленной собственности и фирмой-инвестором. По этому договору разработчик сам или совместно с инвестором производит опытно-промышленную проверку объекта, а инвестор отвечает обычно за коммерческую часть продвижения объекта на рынок. Ему предоставляется право ведения переговоров, он может оплачивать патентование. Доходы стороны получают при продаже лицензий третьим лицам.

В случае передачи или продажи материальных объектов (например, опытных образцов разработанного оборудования) в России или материальных объектов либо технической документации за рубеж могут быть нарушены права третьих лиц, обладающих охранными документами на такие объекты или на их составные части. В этом случае обязательно следует проводить экспертизу передаваемого объекта на патентную чистоту. Однако даже, самая тщательная экспертиза не может гарантировать абсолютную патентную чистоту объекта. В таких случаях заключают договор о патентной чистоте, которым определяют ответственность за возможное нарушение прав третьих лиц и как в таком случае будут действовать партнеры. При отсутствии договора о патентной чистоте в случае конфликта с третьими лицами ответственным будет признан продавец лицензии (лицензиар).

Между продавцом объекта промышленной собственности и потенциальным покупателем могут быть заключены все предлицензионные договора в указанной выше последовательности. Однако в зависимости от конкретной ситуации некоторые из них могут быть объединены с последующими договорами или не заключаться вовсе.