D. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(а) Формальная экспертиза; дата подачи и дата приоритета

7.60. Теперь полезно проследить путь прохождения заявки в патентном ведомстве. Существуют три основных этапа, заслуживающие некоторых комментариев, а именно:

(1)

формальная экспертиза;

(2)

поиск;

(3)

экспертиза по существу.

7.61. На каждом из этих этапов обычная процедура служит диалогу, осуществляемому, главным образом в письменной форме, между экспертом в патентном ведомстве и заявителем. Патентный поверенный действует в качестве связующего звена в том смысле, что он получает сообщения из патентного ведомства, информирует заявителя относительно подходящих действий, получает указания заявителя и в соответствии с ними отвечает на сообщения патентного ведомства.

7.62. Перед проведением формальной экспертизы заявка проверяется на предмет ее соответствия всем требованиям, необходимым для проставления даты подачи заявки. Данная проверка является главным моментом, поскольку в случае, если не установлена дата подачи, заявка трактуется так, как если бы она была не подана, и более не рассматривается. Дата подачи важна в общем смысле, так как она представляет собой дату, с которой исчисляются определенные действия, такие, как срок действия патента, и в подходящих случаях определяет дату приоритета любой последующей заявки в другой стране в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция). Дата подачи (или дата приоритета) также важна для оценки новизны и изобретательского уровня.

7.63. Дата приоритета также важна в общем смысле. Право приоритета может основываться на национальной, региональной или международной заявке, поданной не ранее, чем за двенадцать месяцев. Его цель заключается в том, чтобы заменить дату подачи в национальное ведомство датой более ранней заявки, и это особенно важно в отношении соответствующего уровня техники для оценки новизны и изобретательского уровня.

7.64. Следует подчеркнуть, что право приоритета имеет место только в тех странах, которые являются участницами Парижской конвенции. Однако необходимо заметить, что в соответствии с некоторыми национальными законами права приоритета предоставляются на основе взаимности странам, не являющимся участницами Парижской конвенции.

7.65. Право приоритета дает большие практические преимущества заявителю, который испрашивает охрану в нескольких странах. Заявителю не требуется представлять в одно и то же время все заявки в его собственной стране и в зарубежных странах, поскольку у него есть двенадцать месяцев для того, чтобы решить, в каких зарубежных странах он желает получить охрану. Заявитель может воспользоваться этим сроком для организации с должным вниманием действий, предпринимаемых для обеспечения охраны в различных странах, представляющих для него интерес.

7.66. Формальная экспертиза обычно проводится, как только установлена дата подачи заявки. В основном эта экспертиза охватывает следующие моменты: представительство, содержание заявления, сведения, касающиеся автора изобретения, физические требования, регламентирующие описание, формулу и чертежи, и наличие реферата. Заявителю предоставляется возможность устранить любые недостатки, обнаруженные в ходе проведения формальной экспертизы, и, если такие недостатки не устранены в течение установленного срока, патентное ведомство выносит решение об изъятии заявки.

(b) Поиск

7.67. В зависимости от процедуры экспертизы, предусмотренной в соответствующем законе, поиск проводится либо отдельно и раньше, либо в одно время с экспертизой по существу. В любом случае целью поиска является определение соответствующего уровня техники в конкретной области, к которой относится изобретение. При проведении поиска патентное ведомство проверяет свои фонды документации для того, чтобы удостовериться, существует ли в фондах любой документ, описывающий техническое решение, такое же или подобное тому, которое описано в заявке.

7.68. Если поиск проводится отдельно от экспертизы по существу, заявителю направляется отчет о поиске с приложением:

(1)

перечня документов, обнаруженных в ходе проведения поиска, которые раскрывают предмет, такой же или имеющий близкое отношение к предмету изобретения, и

(2)

формулы изобретения по заявке, которую необходимо сравнить с каждым из этих документов.

7.69. В отчете о поиске также может быть указан объем поиска, т.е. виды документов, по которым проводился поиск, охватывающие период времени и конкретные области техники, в которых проводится поиск.

7.70. Сам по себе поиск является документальным поиском в фонде патентной документации, которая в основном располагается для поисковых целей в соответствии с конкретными областями техники. Эти патентные документы могут быть дополнены статьями из технических журналов и другой так называемой непатентной документацией. Общий массив документов обычно упоминается как «поисковый фонд».

7.71. Патентное ведомство проводит поиск только в отношении документов, содержащихся в поисковом фонде. Поиск не распространяется на раскрытия иные, чем публикации, и в особенности не предполагает определение того, имело ли раскрытие место благодаря публичному использованию. Этот вид раскрытия, если таковой имеется, будет приниматься во внимание только в ходе проведения экспертизы по существу и только в том случае, если такое использование было доведено до внимания патентного ведомства по иску какого-то третьего лица.

7.72. Сам поиск, во-первых, охватывает все области техники, имеющие непосредственное отношение к его предмету, а затем может быть распространен на аналогичные области, однако необходимость такого распространения должна оцениваться экспертом в каждом отдельном случае, принимая во внимание результат поиска в областях техники, имеющих непосредственное отношение к предмету поиска. Следует понять, что, несмотря на то что идеалом поиска является полнота, этот идеал не обязательно может быть достигнут из-за таких факторов, как неизбежные несовершенства любой классификации и информационно-поисковой системы, и он может не быть оправдан экономически, если затраты на проведение поиска приходится ограничивать разумными рамками.

(с) Экспертиза по существу

7.73. Цель процедуры экспертизы по существу заключается в том, чтобы гарантировать, что заявка удовлетворяет определенным критериям патентоспособности. В сущности, в выдаче патента отказывается, если:

(1)

изобретение исключено из патентной охраны в соответствии со специальными положениями законодательства;

(2)

изобретение не является новым, не соответствует изобретательскому уровню и/или непригодно для промышленного применения;

(3)

изобретение раскрыто недостаточно ясно и полно в поданных документах или

(4)

не соблюдены какие-то иные физические требования к заявке.

7.74. Как и в случае формальной экспертизы, заявителю предоставляется возможность отвести любые возражения, возникшие в ходе проведения экспертизы по существу, и, если ему не удается это сделать, патентное ведомство отказывает в выдаче патента.

7.75. В интересах как заявителя, так и общества существование возможности внесения поправок в заявку. Благодаря этому можно не только устранить недостатки и тем самым гарантировать выдачу лучшего патента, но и за счет исправлений, внесенных в описание, можно получить лучшее описание изобретения и более точное определение объема патентной охраны.

7.76. Разрешаются не все поправки. Как общее правило, поправка не допускается, если ее содержание выходит за пределы первоначального описания в заявке.

7.77. Следует отметить, что, поскольку назначением любого патентного закона является охрана изобретений, патентное ведомство отказывает в выдаче патента только в том случае, если результаты экспертизы явным образом препятствуют выдаче. Любое сомнение разрешается в пользу заявителя, так как вынесение окончательного решения относительно юридического действия (или иного предмета) патента обычно возможно через судебные инстанции.

(d) Выдача и публикация

7.78. Если и когда процесс экспертизы привел к заключению, благоприятному для заявителя, т. е. соблюдены все необходимые требования относительно формы и сущности, и допуская, что не было подано никакого возражения или что любое возражение не было успешным, патентное ведомство выдает патент по заявке. Это решение предусматривает определенные действия со стороны патентного ведомства.

7.79. Во-первых, после выдачи патента сведения о патенте вносятся в реестр изобретений. Реестр обычно содержит библиографические данные, такие, как номер патента, имя и адрес заявителя/патентовладельца, имя автора изобретения, номер первоначальной заявки, дата подачи, некоторые сведения о приоритетной заявке и название изобретения. Он не содержит никакой технической информации.

7.80. В тех странах, в которых для поддержания патента в силе требуется выплачивать раз в год периодическую пошлину, в реестре содержатся сведения о том, когда выплачены такие пошлины, и также могут быть перечислены любые сведения в отношении лицензий или передач прав, которые могли быть зарегистрированы.

7.81. Поэтому реестр может быть очень полезным для третьих лиц, особенно конкурентов патентовладельца, так как он выявляет фактический статус патента. В некоторых странах суды принимают заверенную копию выписки из реестра, являющуюся доказательством правильности положения, зарегистрированного в отношении патента.

7.82. Во-вторых, патентное ведомство публикует в бюллетене изобретений ссылку на выдачу патента с предписанными библиографическими данными. Запись в бюллетене изобретений может также содержать реферат или основной пункт формулы изобретения и, если есть чертежи, наиболее показательный чертеж.

7.83. В-третьих, заявителю выдается справка о выдаче патента, которая является правовым документом, устанавливающим право владения патентом. В то же время публикуется и копия выданного патента.

7.84. Наконец, патентное ведомство публикует сам патентный документ в печатном виде. Копии патентного документа делаются доступными общественности патентным ведомством для использования патентными библиотеками и т. д. в качестве источника технической информации, а также третьим лицам при условии уплаты пошлины.

7.85. Как указывалось выше, для поддержания патента в силе обычно требуется каждый год в течение всего срока действия патента выплачивать патентному ведомству установленную возобновительную или периодическую пошлину. В некоторых странах, где действует, например, система отсроченной экспертизы, периодическая пошлина подлежит выплате даже до выдачи патента. В определенных странах периодическая пошлина не требуется каждый год, однако может выплачиваться, скажем, каждый третий — пятый год. Незначительное число стран не требуют выплаты периодических пошлин.

Литература к разделу D:

Р. Smith. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия.

WIРО, Рub. Nо. 672(Е) (1989).