Условия патентоспособности изобретений и полезных моделей

Изобретению и полезной модели предоставляется правовая охрана, если они являются новыми и промышленно применимыми; изобретение должно также иметь изобретательский уровень (в отношении полезных моделей данное требование не выдвигается). Изобретение (полезная модель) считается новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно не следует явным образом из уровня техники.

По отношению к изобретениям уровень техники включает в себя все сведения (опубликованные и неопубликованные), ставшие общедоступными в мире до даты установления приоритета изобретения. По отношению к полезным моделям уровень техники включает в себя только опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. При проверке изобретений и полезных моделей на новизну в уровень техники включаются (при условии их более раннего приоритета) все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретение или полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение и полезная модель считаются промышленно применимыми, если они могут быть использованы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности.

Если информация, относящаяся к изобретению или полезной модели, стала общедоступной (то есть если любой человек получил возможность с ней ознакомиться) в результате ее раскрытия автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, то такое раскрытие не будет препятствовать признанию патентоспособности изобретения или полезной модели при условии, что заявка на изобретение или полезную модель будет подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия.

По отношению к изобретениям, связанным с компьютерными программами, важен вопрос, является ли раскрытием информации предоставление неопределенному кругу лиц доступа к объектным кодам программы, представленной в виде демонстрационной либо в виде рабочей версии. Под раскрытием информации следует понимать предоставление информации в таких объеме и виде, чтобы из нее можно было понять сущность изобретения (полезной модели) на уровне совокупности существенных признаков. Следовательно, для того чтобы понять принцип работы программы, необходимо, по крайней мере, получить ее исходные коды, то есть осуществить декомпиляцию. При этом закон разрешает лицам, не являющимся правообладателями, проводить декомпиляцию программы только в определенных случаях, и полученная информация может использоваться исключительно для целей адаптации программы. Соответственно, предоставление программы для ЭВМ в виде объектных кодов не должно рассматриваться как раскрытие информации об изобретении, связанном с данной компьютерной программой. Однако только суд может решить, была ли раскрыта информация, поэтому когда принято решение о патентовании изобретения, желательно сделать это до обнародования программы либо не позднее шести месяцев с даты ее обнародования.

В отличие от свидетельства на полезную модель, патент на изобретение выдается только по результатам экспертизы по существу, во время которой проверяется патентоспособность изобретения. При этом (п. 19.5 Правил), в частности, устанавливается соответствие изобретения условиям патентоспособности, таким как промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень.

В первую очередь согласно Правилам проверяется промышленная применимость изобретения. Ясно, что при этом не должно возникать проблем, специфических для изобретений, которые связаны с программами для ЭВМ, поэтому на проведении данного этапа экспертизы нет необходимости подробно останавливаться.

Если изобретение признано промышленно применимым, на следующем этапе оно проверяется на соответствие критерию новизны. Согласно Правилам (п. 19.2) «проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения». Изобретение не удовлетворяет критерию новизны, если выявлено средство, которому присущи все признаки, идентичные содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (п.19.5.2 (3)). Поиск релевантных материалов по за­явке, содержащей аппаратную и программную части, не отличается от обычной практики, так как по критерию новизны должны противопоставляться устройства или способы и не могут быть противопоставлены чисто программные средства или алгоритмы для ЭВМ. Таким образом, нет оснований предполагать, что на этапе проверки на новизну изобретение может быть признано непатентоспособным только из-за обусловленности его новизны исключительно программой для ЭВМ.

Далее, если заявка удовлетворяет критерию новизны, то согласно Правилам заявленное изобретение проверяется на наличие изобретательского уровня. При проверке на соответствие условию изобретательского уровня в отличие от проверки на новизну каждый отличительный признак рассматривается в отдельности. Согласно Правилам (п. 19.5.3 (1)) проверка изобретательского уровня включает в себя:

«выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения».

Теперь допустим, что заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога только признаками, характеризующими компьютерную программу. В Правилах нет никаких указаний на то, как должен поступить эксперт в таком случае. Однако можно предположить, что заявленное изобретение не будет признано непатентоспособным (ст. 4 Патентного закона РФ), поскольку формально, как было отмечено выше, критерий объекта не может проверяться по отдельно взятым из фор­мулы признакам, а только по их совокупности. Таким образом, на этапе проверки изобретательского уровня эксперты не вправе ссылаться на непатентоспособность отдельных признаков, относящихся к программе для ЭВМ, особенно если они подпадают под перечень признаков для характеристики способов и устройств, приведенных в п. 3.2.4.3 (2 и 3) Правил.

Однако при проверке изобретательского уровня изобретений, отличительная часть которых состоит из признаков, относящихся к программе для ЭВМ, возникают две проблемы:

1) поскольку в уровень техники теоретически включаются все материалы, ставшие известными неограниченному кругу лиц, в том числе и тексты программ (в исходном или объектном коде), возникает вопрос, как практически осуществить поиск релевантных материалов, относящихся к программному обеспечению;

2) если в качестве аналогов противопоставляется текст программы или аппаратная реализация запрограммированной функции, то как оценить изобретательский уровень?

Первая проблема характерна не только для российского Патентного ведомства, но и для патентных ведомств многих, в том числе развитых, стран. Она связана с тем, что, во-первых, сведения о программных продуктах, даже зарегистрированных в установленном порядке, не систематизированы и не классифицированы, и, соответственно, нельзя производить автоматизированный поиск, и что, во-вторых, отсутствует соответствующая база данных. Действительно, в России сейчас нет какой-либо структуры, которая занимается сбором информации о программных продуктах, отвечающей задаче соответствующего информационного поиска. Сведения, представляемые для регистрации программ в РосАПО, недостаточно полны для проведения релевантного поиска, в связи с чем по крайней мере в ближайшее время Патентное ведомство, видимо, не сможет обеспечивать поиск среди данной категории технической документации.

По этой причине представляется маловероятным, что экспертиза может противопоставить признаку, характеризующему программируемый элемент, программу. Однако такая ситуация не исключена на практике при рассмотрении дел о действительности действующих патентов.

Другая возможная (и более вероятная) ситуация — противопоставление аппаратных средств, выполняющих одинаковую функцию. Под схемотехнической реализацией запрограммированной функции понимается следующее. Например, необходимо определить, верно ли то, что значения переменных XI и Х2 равны логической единице. Эта задача может быть решена путем записи на языке программирования определенного предложения (команды) либо путем подачи электрических сигналов, соответствующих значениям XI и Х2, на входы схемы, которая реализует логическую функцию «И» определением значения напряжения на выходе схемы.

В данном случае подход к решению проблемы возможен даже на основании самого общего принципа определения изобретательского уровня, заложенного в законодательстве. Необходимо определить, очевидна ли для среднего специалиста возможность аппаратной реализации программируемого блока, если ему доступны сведения в первом случае о противопоставляемой программе, а во втором — об устройстве, реализующем такую функцию на аппаратном уровне. В мировой практике известны случаи (решение Технической палаты жалоб ЕПВ 3.5.1 от 9.04.92 Т154/92-3.5.1), когда устройству, содержащему программируемые элементы, было противопоставлено описание программы. Главная сложность заключается в том, что достаточно трудно определить квалификацию среднего специалиста. Как правило, разработчиками программных и аппаратных средств являются разные специалисты. И если средний специалист в области программирования может на основании исходного текста или иного описания программы определить алгоритм ее работы (хотя это тоже справедливо далеко не для всех программ, так как восстановление алгоритмов их работы на основании исходных текстов зависит от сложности программы и языка, на котором она написана), то для специалиста в области аппаратных средств это неочевидно.

Патентный закон РФ, ст. 4, п. 1; ст. 5, п. 1

Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение, п. 19.2, п. 19.5, п. 3.2.4.3 (2 и 3)